商标“恶意受让”概念的证伪

　　要旨：商标权的取得方式可分为原始取得和继受取得。原始取得是通过申请注册取得商标权，继受取得是通过继承、购买、赠与取得商标权。从一定意义上讲，商标权取得中的恶意和违法性，仅限于申请注册环节，不包括后续流转环节。如果商标申请注册环节存在恶意，违反商标法第十、十一、十二、十三、十五、十六、十九、三十、三十一、三十二、四十四、四十五条的规定，即使后续买受人“善意取得”，商标权也可以宣告无效。

　　案情

　　当事人：

　　再审申请人(二审上诉人，一审被告):欧普照明股份有限公司(下称欧普照明公司)被申请人(二审被上诉人，一审原告): 嘉兴市欧普电器有限公司(下称嘉兴欧普公司)一审被告：欧普照明电器(中山)有限公司 (下称欧普中山公司)一审被告：北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(下称京东公司)案由：侵害商标权纠纷2001年6月28日，临沂市长兴电器有限公司获准注册第1594144号“欧普”商标，核定使用商品为第11类：厨房用抽油烟机;排气风扇;炉子;消毒碗柜;饮水机;小型取暖器;燃气灶等。2013年 12月13日，嘉兴欧普公司受让取得该商标的注册商标专用权，并实际生产载有“欧普”商标的换气扇产品。

　　欧普照明公司在京东公司经营的京东商城网站上开设了“欧普照明官方旗舰店”，销售载有 “OPPLE欧普照明”标志的集成吊顶换气扇和普通吊顶换气扇等商品。嘉兴欧普公司指控欧普照明公司侵犯商标权。

　　2000年7月21日，中山市古镇绿明节能灯饰厂取得第1424486号“欧普OPPLE及图”商标，核定使用的商品系第11类灯、日光灯管。2013年1月8 日，该商标注册人名义变更为被告欧普照明公司。

　　2005年以来，欧普照明公司及其关联公司广东欧普照明有限公司、欧普中山公司生产的“OPPLE 欧普照明”灯饰灯具产品获得了大量荣誉和奖项，第1424486号“欧普OPPLE及图”商标也曾被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。

　　生效判决多次认定：嘉兴欧普公司侵犯欧普照明公司在“浴霸”“灯”产品上的注册商标专用权;嘉兴欧普公司实际控制人殷舷及相关公司侵犯中山市欧普照明股份有限公司第1424486号 “欧普 OPPLE及图”、第3573242号 “欧普照明及图”商标注册商标专用权。

　　欧普照明公司认为：嘉兴欧普公司在多次、长期侵犯欧普照明公司及关联公司商标权、攀附其商誉的情形下，恶意受让核定使用在排气风扇等商品上的第1594144号“欧普”商标，提起本案之诉，其诉讼请求不应获得法院支持。

　　审判

　　北京市大兴区人民法院认为：欧普照明公司销售的被控侵权商品实质上均为排气风扇商品，与嘉兴欧普公司主张权利的第1594144号“欧普”注册商标核定使用的排气风扇商品系同一种商品。上述商品中的“欧普”标志与嘉兴欧普公司享有注册商标专用权的第1594144号“欧普”商标相同或者近似，容易导致相关消费者的混淆误认，欧普照明公司侵犯了嘉兴欧普公司的注册商标专用权，应当承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。欧普照明公司抗辩所称的嘉兴欧普公司曾存在侵犯其公司或关联公司商标权、攀附其公司商誉的意见及提交的相关证据，与本案无关，不予采纳。现有证据不能证明嘉兴欧普公司指控的涉案网店上存在的被控侵权行为与欧普中山公司有关，欧普中山公司不应承担侵权责任。不能认定京东公司“知道”欧普照明公司利用京东商城平台侵犯嘉兴欧普公司商标权的事实，故京东公司不应承担赔偿损失的法律责任，但应当就此承担停止侵权的法律责任。综上，北京市大兴区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第四十二条第四款、第四十八条、第五十七条第 (一)项、第(二)项、第六十三条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第(一)项，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决：一、欧普照明公司停止在其经营的京东商城网站、天猫网网站、苏宁易购网站、1号店网站上“欧普照明官方旗舰店”店铺内使用涉案侵权字样;二、京东公司删除京东商城网站平台上 “欧普照明官方旗舰店”店铺内所使用的涉案侵权字样;三、欧普照明公司赔偿嘉兴欧普公司经济损失和合理支出共计200万元;四、驳回嘉兴欧普公司的其他诉讼请求。[1] 欧普照明公司不服一审判决，提起上诉。北京知识产权法院经审理认为：欧普照明公司提交的知名度证据均涉及灯具、浴霸、集成吊顶等产品，并无在排气风扇、换风扇等商品上通过使用获得较高知名度的证据，亦未在排气风扇、换风扇等商品上申请注册“欧普”“欧普照明”商标。因此，在排气风扇、换风扇等商品上，欧普照明公司并未与“欧普”“欧普照明”等标识建立稳固联系。涉案商标于2001年核准注册，2013年嘉兴欧普公司经受让取得涉案商标的注册商标专用权，该商标目前仍处于有效的状态。现有证据并不能证明涉案商标的申请与转让行为存在恶意，故嘉兴欧普公司在受让涉案商标后，对欧普照明公司的被控侵权行为提起侵权之诉系对其注册商标专用权的正当行使，并未构成权利滥用。欧普照明公司的上诉请求不能成立。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。[2]

　　欧普照明公司不服二审判决，提出再审申请。

　　北京市高级人民法院经审理认为：无论嘉兴欧普公司恶意受让取得涉案商标的事实是否成立，本院对欧普照明公司的主张均难以支持。综上，欧普照明公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款的规定，裁定：驳回欧普照明公司的再审申请。[3]

　　重点评析

　　商标权的取得方式可分为原始取得和继受取得。原始取得是通过申请注册取得商标权，继受取得是通过继承、购买、赠与取得商标权。在这两种取得方式中，当事人的主观状态对商标权的效力和行使具有不同的影响，笔者简析如下。

　　一、商标法具体条款对申请注册环节的“恶意”给予了不同程度的考虑我国商标法采用先申请制和分类注册制，尽早申请是申请人获得商标保护的最优方案。在这两种制度基础上，申请人的主观状态未必是所有商标授权确权案件所要考虑的唯一因素、第一因素、最重要因素。同时，我国商标法采用注册为主、使用为辅的立法原则，在部分条款中对申请人的主观状态作出了限定。也就是说，商标法的不同条款对申请人的主观状态给予了不同程度的考虑。

　　(一)必须考虑“恶意”的条款

　　商标法第十五条规定：“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”这一条款要求申请人与他人存在代理、代表关系，或者因存在其他关系而足以认定其明知他人的商标存在，实际上把申请人明知、应知他人商标作为构成要件来对待。

　　商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”这一条款的后半段明确要求“以不正当手段抢先注册”，实际上也把申请人的“恶意”作为违反规定的构成要件。

　　商标法第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”其中，“欺骗手段或者其他不正当手段”约等于“恶意”。

　　商标法第四十五条第一款规定：“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”这一条款明确使用了“恶意”字样，对超出五年期间宣告无效的条件作出了进一步的限定。

　　在此类条款中，商标法对申请人的“恶意” 作为重点考虑、甚至必须考虑的因素，往往将其作为构成要件对待。不能认定申请人主观上具有过错的，难以认定其违反此类条款。

　　(二)酌情考虑“恶意”的条款

　　商标法第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”这一条款本身并未限定是否明知或者应知他人在先商标存在，即无论申请人主观上是否具有过错，只要其申请注册的商标与引证商标构成使用在相同或者类似商品上的相同或者近似商标，都不能获得授权。但是，此类案件中，近似商标、类似商品、混淆可能性的判断可能存在一定的模糊性。在此情形下，申请商标和引证商标的显著性、知名度等因素有助于判断申请人的主观状态。如果现有证据表明申请人明知或者应知他人在先商标存在、具有攀附他人商誉的不良动机，则可以在近似商标、类似商品、混淆可能性等问题上作出弹性解释，从而实现个案处理的公正。因此，此类条款中，“恶意”虽然不是法定构成要件，但可以是酌情考虑的因素。但是，这种考虑必须建立在法定构成要件基本具备的基础之上。如果相关条款规定的构成要件明显不成立，比如明显不构成类似商品且商品类别差距甚远，即使可以证明申请人明知或者应知引证商标存在，也应遵循先申请和分类注册的基本原则，不能仅因申请人的主观状态而作出明显不符合现行法律的判断。

　　(三)难以考虑“恶意”的条款

　　商标法第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”这一条款旨在制止商标代理机构抢注、囤积商标，并未限定商标代理机构是否存在主观过错。比如，商标代理机构在正常经营过程中，可能需要使用APP、微信公众号等进行网络营销，因而在第9类的计算机软件商品、第38类的信息传送服务上存在注册商标的合理需求。商标代理机构在此类商品或服务上申请注册与其商号相同的商标，可能并不存在主观过错。但是，可能基于“矫枉必须过正”的考虑，商标法第十九条第四款作出了刚性的、不留余地的规定。即使证据可以证明商标代理机构的申请行为没有“恶意”，依据现行商标法，也不应准许其申请注册代理服务之外的其他商标。在此类条款适用中，申请人是否具有“恶意”通常难以考虑。

　　二、商标申请注册环节的“恶意”或者违法性应当延续，不因受让人“善意取得”而消除司法实践中，有的商标权人并不否认诉争商标申请注册环节存在恶意、违反商标法的相关规定，但以自己已经支付了合理对价、“善意取得”为由，请求维持诉争商标有效。这一抗辩理由似是而非，如果采信，将造成严重后果。

　　在“UVISOR”商标争议行政纠纷案中，北京市高级人民法院认为：“嘉源兴通公司在明知’UVISOR’ 为贝利公司火检系统的商标情况下，未经其授权，擅自以自己名义申请注册争议商标，违反了商标法第十五条的规定，争议商标应予撤销。无论优威森公司受让争议商标善意与否，并不影响争议商标的申请注册不符合法律规定的认定。”[4] 这就在具体案件中以判决的形式否定了此种“善意取得”抗辩。

　　2019年4月，北京市高级人民法院发布了《商标授权确权行政案件审理指南》，其中第7.4 条规定：诉争商标的申请注册违反商标法相关规定的，诉争商标的申请人或者注册人仅以其受让该商标不存在过错为由主张诉争商标应予核准注册或者维持有效的，不予支持。第14.3 条也规定：“商标评审程序中，诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的，可以适用商标法第十九条第四款的规定行审理。”继个案处理之后，北京市高级人民法院又以指导性文件的形式否定了此种“善意取得”抗辩。

　　由此可见，商标注册沿用“毒树之果”的理论。也就是说，商标申请注册环节的“恶意”或者违法性是传染的，不因受让人“善意取得”而消除。这一作法旨在打击恶意注册，切断洗标链条。对于违反商标法相对条款恶意抢注的商标，让其五年内背负无效风险。对于违反商标法绝对条款、或者恶意抢注驰名商标取得注册的商标，让其永远背负无效风险。如果商标注册不采用“毒树之果”的理论，恶意注册人可以轻易通过一次转让而“洗白”其违法获得的商标，则商标法的大部分条款都存在被架空的风险。即使诉争商标的受让人确实出于“善意”受让取得了诉争商标，也只能通过合同向前手追究责任。

　　三、商标不存在“善意取得”，一般也不考虑转让环节的主观状态(一)商标原始取得可以考虑“恶意”，继受取得一般不考虑恶意商标法第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”由此可见，商标法第四十四条第一款虽然明确将恶意作为考虑因素，但其规制对象仅限于以欺骗手段或者其他不正当手段“取得注册”的行为，而不包括“受让”商标的行为。商标法第四十五条第一款规定：“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”同样，商标法第四十五条第一款规制的对象仅限于“恶意注册”驰名商标的行为，而不包括“恶意受让”驰名商标的行为。

　　商标法第四十二条规定：“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”这一条款虽然对商标转让有一定限制，但主要是出于公共利益的考虑，考虑的因素也是客观效果，而非主观动机。在司法实践中，绝大多数商标转让行为并不违反商标法第四十二条。在不违反法律、行政法规的效力性禁止性规定的情形下，商标权本质上是私权，属于自由流通的财产。购买这项私权如同购买电脑或者手机一样，本身并无善恶之分，不必考虑购买者的动机。

　　由此可见，商标法对恶意的考虑，一般仅限于商标权的原始取得环节。如果商标权的原始取得是非法的，其非法性应当延续。即使商标权主体发生变更，即使其买受人“善意”受让商标，也不因此而阻止商标无效。同理，如果商标权的原始取得是合法的，其合法性也应当延续，即使商标权主体发生变更，其买受人受让商标的目的和动机一般情况下也不应当影响商标权的效力和行使。

　　(二)基于本案的分析

　　本案中，欧普照明公司虽然在灯具产品上注册了“欧普”系列商标并产生了较高知名度，但其并未在排气风扇等商品上申请注册“欧普”商标。欧普照明公司业务扩展至排气风扇商品之时，应当进行商标检索并分析其中存在的法律风险。早在2001 年，临沂市长兴电器有限公司就在排气风扇等商品上获准注册了第1594144号“欧普”商标。即使第 1594144号“欧普”商标未发生转让，欧普照明公司的行为也侵犯了临沂市长兴电器有限公司的商标权。临沂市长兴电器有限公司有权要求欧普照明公司停止侵权、赔偿损失。鉴于第1594144号“欧普”商标转让至嘉兴欧普公司名下，嘉兴欧普公司受让取得该商标专用权后，有权对欧普照明公司嗣后的侵权行为主张权利，欧普照明公司应当停止侵权、赔偿损失。嘉兴欧普公司等此前在灯具等商品上对欧普照明公司等实施的侵权行为，虽应在其他案件中承担相应的侵权责任，但与本案在法律上不能产生抵消的效力，不能免除欧普照明公司在本案中的责任。双方应当按照商标法的规定，依据各自的注册商标，在核定使用的商品范围内开展经营，行使权利。